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检索报告(评价报告)的作用
浏览次数:2742  发布时间:2011/4/8  作者:德音管理员

案情介绍:

   原告江阴市某纺织机械有限公司(下称昶振公司)拥有“环保型紧密纺负压除尘器”实用新型专利。其认为被告常州某纺织机械制造有限公司(下称同和公司)在未经其许可的情况下擅自制造、销售该专利产品,造成其损失。故诉至法院,请求法院判定被告同和公司停止侵权并赔偿损失。

    我所律师作为被告代理人参加诉讼,并为其制定了详细的应诉方案。被告依方案向国家知识产权局专利检索咨询中心申请检索涉案实用新型专利。检索中心出具结论:该专利具有新颖性,不具有创造性。被告以此检索报告为初步证据于2010年8月向国家知识产权局申请宣告原告专利无效,并依法向法院申请中止诉讼程序。

国家知识产权局专利复审委员会于2011年3月14日发出专利无效宣告决定书,宣告涉案实用新型专利不具有创造性,专利全部无效。

专利复审委员会的决定虽非终局决定,但被告在此案中已处于相对有利的地位。

 

案例评析:

一、发明专利的检索报告

    每一件发明专利申请在被授予专利权前都应当进行检索。检索是发明专利申请实质审查程序中的一个关键步骤,其目的在于找出与申请的主题密切相关或者相关的现有技术中的对比文件,或者找出抵触申请文件和防止重复授权的文件,以确定申请的主题是否具备《专利法》第二十二条第二款和第三款规定的新颖性和创造性,或者是否符合《专利法》第九条第一款的规定。故发明在其被授予专利权之前必须出具检索报告,且其检索报告的结果直接影响该发明是否能被授予专利。

《专利法实施细则》与《专利审查指南》决规定专利检索咨询中心只能对实用新型、外观设计专利作出检索(评价报告),因此,已授权公告的发明专利没有对其新颖性、创造性作出评价的检索报告(评价报告)。

二、检索报告(评价报告)在专利诉讼中的作用

    1、 实用新型和外观设计专利侵权案件在起诉时原告是否必须提交检索报告

《专利法》(2008年12月27日第三次修正)第六十一条第二款“专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的,人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告,作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。”

2001年7月1日生效的司法解释《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第八条“提起侵犯实用新型专利权诉讼的原告,应当在起诉时出具由国务院专利行政部门作出的检索报告。”

司法解释在这里用词是“应当”而,《专利法》用的是“可以”(2000年8曰25日修正的《专利法》亦是用的“可以”)。司法解释把一个或然性义务演化成必然性义务,如果当事人在起诉时未提交检索报告,其起诉很可能不被受理。显然,该司法解释的规定不有悖于《专利法》第六十一条的规定,也扩大了《民事诉讼法》第一百零八条规定的起诉条件。当事人在起诉时未同时提交检索报告可能成为不予立案或驳回起诉的理由。

为此,最高人民法院于2001年11月13日作出了《关于对出具检索报告是否为提起实用新型专利侵权诉讼的条件的请示的答复》([2001]民三函字第2号),该答复明确指出,最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第8条的规定是根据专利法第61条第2款的规定作出的,主要针对在专利侵权诉讼中因被告提出宣告专利权无效导致中止诉讼问题而采取的措施;检索报告只是作为实用新型专利权有效性的初步证据,并非是原告提起实用新型专利侵权诉讼的条件。该司法解释所称“应当”,意在强调从严执行这项制度,以防过于宽松而使之失去意义。凡符合民事诉讼法第108条规定的起诉条件的案件,人民法院均应当立案受理,但对于原告坚持不出具检索报告,且被告在答辩期间内提出宣告该项实用新型专利权无效的请求,如无其他可以不中止诉讼的情形,人民法院应当中止诉讼。

    2、 检索报告(评价报告)在专利诉讼过程中的作用

虽然检索报告(评价报告)不是专利侵权纠纷案原告起诉的必要条件,其对于案件本身影响甚大,有时甚至能决定案件的结果。

(1)、程序上的影响

由上述最高人民法院[2001]民三函字第2号答复可知,“原告未出具检索报告,且被告在答辩期间内提出宣告该项实用新型专利权无效的请求,如无其他可以不中止诉讼的情形,人民法院应当中止诉讼。”

2001年6月19日最高人民法院审判委员会第1180次会议通过的《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》的第九条“人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件,被告在答辩期内请求宣告该项专利权无效的,人民法院应当中止诉讼,但具备下列情形之一的,可以不中止诉讼:(一)原告出具的检索报告未发现导致实用新型专利丧失新颖性、创造性的技术文献的;”

可见,谁握有检索报告(评价报告),检索报告(评价报告)对谁有利,谁就掌握了是否中止诉讼程序的主动权。

在专利侵权纠纷案中,原被告双方不仅是法律、证据的较量,很多时候更是双方经济实力的较量。专利诉讼花费不菲,诉讼程序一旦被专利无效宣告程序中止(专利无效宣告程序后很可能接着行政诉讼程序),往往会持续一两年甚至更长的时间。很多时候当生效判决出来时一方当事人已然破产或不复存在,判决结果失去实际意义。

因原告在诉讼中是否出具检索报告(评价报告),检索报告(评价报告)的结论如何,对诉讼程序影响巨大。本律师在此建议,如果条件允许,原告应当出具检索报告(评价报告)。

(2)实体上的作用

《专利审查指南》规定,“针对下列情形提出的专利权评价报告请求视为未提出:③国家知识产权局已作出专利权评价报告的实用新型专利或者外观设计专利。”

因此,一个专利只能有一个专利检索报告(评价报告)。当事人一方如能取得对己方有利的专利检索报告(评价报告),不管在诉讼程序中还是在专利宣告无效程序中都将处于非常有利的地位,并最终可能影响案件的结果。

三、检索报告(评价报告)在企业专利管理中的运用

“科学技术是第一生产力”

在很多企业,尤其是高科技企业,其专利技术是其最重要的财产,很可能会决定其生死存亡。因此,保护自己的专利技术的安全,即不被宣告无效;保护专利技术不被侵犯,即防止他人侵权,对于企业来说至关重要。

一个专利只能有一个专利检索报告(评价报告),且检索报告(评价报告)对专利的新颖性、创造性的评价带有检索员、审核员的主观倾向性。故企业能取得一份对己方有利的检索报告(评价报告)相当于给自己的专利加了一道防火墙。相反,如被对方先行取得一份对企业不利的检索报告(评价报告),就如同使对方有了一件攻击该专利的利器。

一个企业如握有对己方专利有利的检索报告(评价报告),甚至有对竞争对手所有专利不利的检索报告(评价报告),在诉讼程序上可掌握主动,在实体上也有了初步的证据,亦可出于商业需要采用诉讼手段主动进攻,真可谓是进可攻,退可守。

因此,本律师建议,企业不仅要重视专利的申请,更要重视专利检索报告(评价报告)的作用。

 
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