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向外国申请专利(巴黎公约和PCT之比较)
浏览次数:2253  发布时间:2011/4/8  作者:德音管理员
     专利具有明显的地域性特点。专利的地域性,是指一个国家依据本国法律授予的专利权,仅在该国管辖的范围内有效,其他国家没有保护该专利的任何义务。所以,如果一个中国专利具有良好的国际市场价值,就必须将该专利推向具有良好市场价值的国家。随着我国市场经济的发展,越来越多的企业意识到专利国际化的重要,我国也慢慢由一个专利输入大国转为专利输出大国。
      如何向其他国家申请专利呢?在1994年1月1日前,向其他国家提交专利申请主要通过巴黎公约;在1994年1月1日后,则主要通过巴黎公约或者专利合作条约PCT。PCT和巴黎公约并不矛盾,PCT实质上是在巴黎公约的基础上,为进一步加强专利领域国际合作而形成的一个国际公约,是对巴黎公约的一个有益补充。
     既然存在两种向其他国家提交专利申请的途径,那么,就有一个选择的问题,即在什么情况下适宜通过巴黎公约途径,在什么情况下适宜通过PCT途径。需要说明的是,无论通过哪种途径向其他国家提交专利申请,最终该项专利申请能否在其他国家真正被授予专利权,都要由特定国家根据本国法律进行审查,授权与否同该申请是通过何种途径提交并无直接联系。但是,采用何种途径向其他国家提交专利申请与申请人的经济利益是息息相关的,并且有些专利申请只能适用于其中的一种途径。下表是巴黎公约和PCT专利申请的具体步骤:
 
巴黎公约
PCT
步骤A
向我国知识产权局就一项发明创造提交专利申请,该申请的申请日即为优先权日。
向我国知识产权局就一项发明创造提交专利申请,该申请的申请日即为优先权日。
步骤B
 
在上述优先权日起12个月(发明、实用新型)内,向我国知识产权局PCT处或国际局提交国际申请,即进入国际阶段。在国际阶段完成国际申请的受理、检索、修改、公开和初步审查等工作。
步骤C
自上述优先权日起12个月(发明、实用新型)或6个月(外观设计)内,由涉外代理机构将该项发明创造向申请人期望获得保护的国家知识产权机构提交一份单独的专利申请,然后,由那些国家按照本国法律对该项发明创造进行审查,进而授予专利权或驳回申请。
 
自优先权日起30个月内向申请人期望获得保护的国家的知识产权机构办理进入国家阶段的各种手续,然后,由那些国家按照本国法律对该项发明创造进行审查,进而授予专利权或驳回申请。
 
     对比巴黎公约和PCT操作流程可知,两种途径操作流程中A步骤是完全相同的,由此产生的费用也相同(约几千人民币); C步骤在操作的时间和手续上略有差别,但在希望获得保护的国家对该项专利申请进行审查方面是相同的,由此产生的费用也大致相同(各国收费不同,平均每个国家大约是5万元左右人民币)。另外,通过PCT途径向其他国家提交专利申请在操作流程上比通过巴黎公约途径多了一个步骤B,步骤B所产生的费用主要包括PCT国际费、检索费、传送费以及初步审查费,大约合计1至2万元人民币。由此看来,通过PCT途径比通过巴黎公约途径多花了1至2万元人民币。但是,这多花的费用是不是物有所值,什么情况下该花,什么情况下不该花,下面进行进一步分析。
      一项专利要向外国提交专利申请,选择巴黎公约或者PCT中的哪种途径主要应考虑以下几个方面:
1、所提供发明创造的类型。
     我国专利法规定了三种发明创造类型:发明、实用新型和外观设计。巴黎公约可以受理这三种类型的发明创造,而PCT只能受理发明和实用新型,如果企业要在外国申请外观设计的专利保护,则只能选择巴黎公约这一种申请途径。
2、申请专利目标国的数量和申请人资金状况
     由于通过巴黎公约途径,需要在12个月内完成向各个目标国提交专利申请以及翻译等工作,相应地,也要缴纳A、B、C步骤所产生的全部费用。根据前面介绍可知,C步骤所产生的费用相对其他步骤而言是巨大的,如果目标国家数目较多,C骤所产生的费用将更加庞大。例如,目标国为10个,那么,C步骤所产生的费用大约合计50多万元人民币。由此可知,当目标国数目较多时,申请人需要在短时间(12个月)内支付相当多的费用。而通过PCT途径,在临近30个月的时候才需要支付C步骤所产生的费用,在12个月内只需支付A和B步骤所产生的费用。由此可见,对于目标国数目较多、申请人当前资金又不十分充足的情况,选择PCT途径更适合一些。另外,采用PCT途径C步骤费用的支付时间可以推迟到30个月左右,而非巴黎公约规定的12月,而推迟支付的C步骤费用在推迟的这段时间内为申请人所带来的利息已经接近于B步骤的费用了,因此,表面上看来,PCT途径比巴黎公约途径多支付了B步骤费用,但如果考虑C步骤利息的话,实质上并没有多支付。
3、发明创造的价值和获得外国保护的时间
     通过巴黎公约途径,专利申请在12个月之内就进入了目标国的国家阶段审查,因此,相对于PCT大约30个月进入目标国而言,巴黎公约专利申请接受实质性审查以及获得授权的时间通常会早很多。因此,如果申请人希望发明创造尽快进入国际市场,并且对该项发明创造的价值比较有把握,则适宜通过巴黎公约途径直接向目标国提交专利申请。
     相反,如果申请人对自身发明创造的价值把握不大,而且该发明创造涉及的产品并不急于进入国际市场,那么,就适宜通过PCT途径向目标国提交专利申请。因为通过PCT途径,在真正进入目标国的国家阶段之前,可以根据B步骤所述的国际阶段中的国际检索以及国际初审对专利申请的创造性有更进一步的了解,如果B步骤的国际检索和国际初审阶段就得出发明创造没有创造性,即使进入国家阶段也很有可能不被授予专利,那么申请人就应该慎重考虑是否还继续进行国家阶段,以防止不必要的经济损失。再者,申请人可以通过国际阶段出具的检索报告和初审报告对专利申请报告进行修改,这个阶段进行修改的话,只要通过中国国内的代理机构即可。如果进入了国家阶段,那么修改专利申请报告就必须通过目标国的代理机构,花费比国内要高很多。
4、目标国是否确定
    随着经济全球化的发展,一项专利产品的潜在国际市场不可能很快就确定下来,开始认为产品在欧美等发达国家比较会有市场,可经过一段时间的调研后往往会觉得发展中国家才是产品最大的需求方。通过巴黎公约途径,必须在12个月内就确定出目标国,而PCT却可以延长至30个月。所以,对于在短时间内就能确定潜在市场国家的专利产品,可以通过巴黎公约申请。但在短时间内无法确定目标国的话,PCT不失为一个良好的选择,PCT公约能避免由于时间紧张而盲目选择目标国,为申请人争取更大的经济利益。
   
                  江苏怀德律师事务所 刘、潘
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